+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Статья 1367. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца

По лицензионному договору одна сторона — патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.

Комментарий к Ст. 1367 ГК РФ

1. Одним из видов договоров, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом, является лицензионный договор.

Комментируемая статья содержит общие положения о лицензионном договоре о предоставлении права использования объектов патентных прав.

По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.

2. Существенными условиями лицензионного договора являются:

— предмет договора (точная характеристика объекта патентных прав);

— указание конкретных способов использования объекта патентных прав;

— условие о размере вознаграждения лицензиару (в возмездном лицензионном договоре).

Точная характеристика объекта патентных прав достигается путем указания номера и даты выдачи патента — документа, удостоверяющего исключительное право.

По лицензионным договорам на использование объектов патентных прав может передаваться техническая (конструкторская и технологическая) документация, в которой описаны запатентованные технические и (или) технологические решения.

Указание на конкретные способы использования объекта патентных прав является существенным условием, так как в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК РФ право использования результата интеллектуальной деятельности, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

При указании конкретных способов использования объектов патентных прав стороны могут включить в лицензионный договор условия о количестве производимой с использованием объектов патентных прав продукции и условия об обеспечении лицензиатом качества такой продукции.

Условие о размере вознаграждения лицензиару является существенным условием возмездного лицензионного договора. В соответствии с абз. 1 п. 5 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор предполагается возмездным. В соответствии с абз. 2 п. 5 ст. 1235 ГК РФ при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются.

В соответствии с п. 13.6 Постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г., если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, соответствующий договор в силу абз. 2 п. 5 ст. 1235 ГК РФ считается незаключенным.

Вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования объекта патентных прав (см. п. 13.7 Постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.).

3. Сторонами лицензионного договора могут быть граждане, юридические лица и публичные образования.

4. Предусмотренный комментируемой статьей лицензионный договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в Роспатенте. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации лицензионного договора влечет его недействительность (абз. 3 п. 2 ст. 1235 ГК). Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца считается заключенным с момента его государственной регистрации (п. 3 ст. 433 ГК).

Правила государственной регистрации договоров утверждены Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. N 1020.

———————————
Правила государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных.

Государственной регистрации подлежат также соглашения об изменении условий лицензионных договоров. Следует обратить внимание на то, что в соответствии с п. 2 Правил государственной регистрации договоров государственной регистрации подлежат изменения, касающиеся существенных условий зарегистрированного договора. Однако в соответствии с п. 50 Постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. государственной регистрации подлежат соглашения об изменении условий договоров, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, включая лицензионные договоры, в том числе в отношении размера предусмотренных договором платежей. Учитывая изложенное, следует полагать, что государственной регистрации подлежат соглашения об изменении любых условий лицензионных договоров, в том числе и не являющихся существенными.

5. Лицензионный договор является двусторонним (взаимным) договором, так как предполагает наличие взаимных прав и обязанностей.

К диспозитивным (обычным) условиям договора относят условия о территории и сроке действия лицензионного договора. Если срок действия не определен лицензионным договором, такой договор по общему правилу считается заключенным на пять лет, но не более срока действия исключительного права (п. 4 ст. 1235 ГК). Если территория, на которой допускается использование объекта патентных прав, не указана в лицензионном договоре, лицензиат вправе осуществлять использование объекта патентных прав на всей территории РФ (п. 3 ст. 1235 ГК).

Кроме того, в лицензионные договоры, как правило, включают условия о поддержании лицензиаром патента в силе в течение срока действия договора, а также условия о принятии лицензиаром мер, направленных на защиту исключительного права. Последнее условие целесообразно включать в договоры о предоставлении простой (неисключительной) лицензии, так как лицензиат по такому лицензионному договору лишен возможности самостоятельно защищать исключительное право, если нарушение исключительного права затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора.

К лицензионному договору, предусмотренному комментируемой статьей, применяются положения ст. 1236 и 1238 ГК РФ.

Так, упомянутый комментируемой статьей лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца:

— с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);

— без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

Как отмечено в п. 14 Постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г., при применении п. 1 ст. 1236 ГК РФ судам следует учитывать, что по общему правилу лицензионный договор (независимо от вида такого договора) предполагает сохранение за лицензиаром права самому использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Вместе с тем договором об исключительной лицензии может быть специально предусмотрено, что такое право за лицензиаром не сохраняется.

6. Лицензиат по лицензионному договору при письменном согласии лицензиара может предоставить право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца другому лицу по сублицензионному договору в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

В п. 17 Постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. указано, что согласие лицензиара может быть дано как в самом лицензионном договоре без указания конкретных сублицензиатов, так и отдельно — на заключение конкретного сублицензионного договора. При этом лицензиар вправе ограничить свое согласие возможностью заключения сублицензионных договоров о предоставлении только отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности из числа тех, которые были предоставлены лицензиату.

Лицензионный договор

В соответствии с Патентным Законом Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право на использование охраняемого патентом изобретения, полезной модели, промышленного образца. Любое лицо, не являющееся патентообладателем вправе использовать изобретение, полезную модель , промышленный образец, защищенные патентом, лишь с разрешения патентообладателя /на основе лицензионного договора/.

Понятие лицензионного договора

По лицензионному договору патентообладатель /лицензиар/ обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной — собственности в объеме, предусмотренном договором, другому лицу /лицензиату/. Последний принимает на себя обязанности вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществляет другие действия, предусмотренные договором. Лицензионный договор регистрируется в Патентном ведомстве /именуемом в России Комитетом по изобретениям и товарным знакам/.

Особенности лицензионной сделки

Главная особенность лицензионной сделки заключается в том, что лицензиар передает лицензиату нематериальный объект — техническое решение или товарный знак. При обычной товарной сделке в случае, если партнер обнаруживает, что товар не имеет качества, которое оговаривалось в условиях контракта, он может потребовать замены товара. Продавец может настоять на возврате товара покупателем, если он нарушает, например условие о платеже.

Лицензионная сделка в этом отношении не имеет ничего общего с контрактом об импорте и экспорте товаров. По лицензии покупатель приобретает техническую документацию. И только, если по каким-либо причинам лицензионный договор был расторгнут сторонами досрочно, лицензиат обязан возвратить лицензиару техническую документацию и прекратить использование изложенных в ней технических решений. Более того, он не имеет права разглашать конфиденциальные сведения, полученные от лицензиара, передавать информацию об изобретениях и ноу-хау третьим лицам.

Второй особенностью лицензионной сделки является сохранение права собственности на предмет соглашения за лицензиаром.

В мировой практике право собственности на изобретение закрепляется выдачей на него патента /то же относится к полезным моделям/. Патент в течение всего срока его действия закрепляет за его собственником монопольное право изготовлять, применять, ввозить, предлагать к продаже продукцию, содержащую запатентованное изобретение. Это относится и к способу, охраняемому патентом. В большинстве стран, в том числе и в РФ и др. странах СНГ патентная охрана способа получения продукта распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим способом /косвенная охрана/. Исключительное право на изобретение позволяет владельцу патента не допускать какого-либо использования принадлежащего ему изобретения без его разрешения. Аналогичные права имеют владельцы промышленных образцов и товарных знаков. Согласно ст.13 Патентного Закона РФ любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец, защищенные патентом лишь с разрешения патентообладателя /на основе лицензионного договора/. До лицензионному договору патентообладатель /лицензиар/ обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором, другому лицу/лицензиату/, а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором. При предоставлении права на использование товарного знака согласно ст. 26 Закона РФ О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара, и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

Содержание лицензионного договора

Будучи собственником изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, лицензиар строго регламентирует права лицензиата по использованию объекта промышленной собственности, который является объектом Лицензионного соглашения. Это подробно фиксируется во всех лицензионных договорах. По существу содержание лицензионного договора сводится к ограничительным условиям использования исключительного права лицензиара и установлению размера платежей за такое использование. Какие же права могут передаваться от лицензиара лицензиату?

Наиболее широкий объем прав предоставляет полная лицензия. По ней лицензиар передает не только право использования объекта промышленной собственности, но и лишается этого права сам. На практике, полная лицензия, равнозначная по сути переуступке патента /отличие в том, что патент переуступается на весь оставшийся срок действия патента, а время действия лицензионного соглашения может быть и меньше этого срока/, встречается достаточно редко. К ней целесообразно прибегнуть лишь в том случае, если лицензиар не видит возможности самому использовать изобретение, а рынок сбыта новинки, круг потенциальных покупателей крайне ограничен.

При исключительной лицензии лицензиар, передавая лицензиату право использования изобретения, одновременно оставляет аналогичное право за собой. Согласно ст.13 Патентного Закона РФ при исключительной лицензии лицензиату передается право на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в чисти, не передаваемой лицензиату. Таким образом, так как при исключительной лицензии к лицензиату переходит исключительное право, лицензиар лишается тем самым права продавать лицензии на данный объект промышленной собственности другим лицам.

Простая (неисключительная) лицензия

Наконец наименьший объем прав передается по простой /неисключительной / лицензии. При этом лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам, так называемых сублицензий. Следует сразу отметить необходимость осторожного подхода к продаже сублицензий. В этом случае следует достичь соглашения о разделе рынков сбыта, оговорить возможные предельные объемы производства и т.д. Словом не допустить конкуренции сублицензиатов между собой — она явно не в интересах лицензиара.

Патентный Закон РФ предусматривает еще два вида лицензионных соглашений. Это открытая и принудительная лицензии. Патентообладатель может подать заявление в Патентное ведомство о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности /открытая лицензия/. В этом случае пошлина за поддержание патента в силе снижается на 50%, а любое лицо, изъявившее желание использовать указанный объект промышленной собственности, обязано заключить с лицензиаром договор о платежах.

Выражение «принудительная лицензия» используется для обозначения явления, противоположного добровольной лицензии. Владелец добровольной лицензии имеет право осуществлять действия, охватываемые исключительным правом, с разрешения патентовладельца. Такое разрешение обычно называется лицензионным контрактом. Он заключается между патентовладельцем и владельцем лицензии. Владелец принудительной лицензии имеет право осуществлять действия, охватываемые исключительным правом, с разрешения властей помимо воли патентовладельца. Принудительную лицензию иногда называют недобровольной лицензией. Принудительная лицензия может быть потребована в двух случаях: Первый случай — если патентообладатель недостаточно использует изобретение, промышленный образец в течение 4 лет, а полезную модель – в течение 3 лет и при этом отказывается заключать лицензионный договор. Второй случай — если другой патентообладатель но может использовать свое изобретения, полезную модель или промышленный образец, не нарушая при этом прав другого патентообладателя. Первый патентообладатель вправе требовать от второго принудительной лицензии. Размеры лицензионных платежей при принудительной лицензии должны быть установлены не ниже рыночной цены лицензии. Выдача принудительных лицензий призвана не допустить злоупотребления патентными правами и предусмотрена патентными законами практически всех промышленно развитых стран, а также Парижской конвенцией. Лицензионные платежи

Вид заключаемого лицензионного договора — первый вопрос, который должны решить стороны. Второй, и не менее важный, — платежи и оценка общей стоимости лицензии. Вне зависимости от того, является ли лицензия патентной или беспатентной /лицензия на ноу-хау/, мировая практика выработала два вида лицензионных платежей.

Паушальный /единовременный/ платеж

Паушальный /единовременный/ платеж используется сам по себе достаточно редко. Он применяется в основном в тех случаях, когда покупатель лицензии – фирма, неизвестная на рынке, и есть сомнение, удастся ли ей наладить успешный выпуск и коммерческую реализацию разработки. Только паушальный платеж может быть применен, если крайне сложно проконтролировать объем выпущенной по лицензии продукции. В этом случае лицензиар может просто не получить необходимых для расчета данных.

Паушальный платеж наличествует в большинстве лицензионных соглашений не в качестве единственного вида платежа, а в качестве своеобразного аванса, выплачиваемого лицензиару после передачи документации. На паушальный платеж как правило приходится 10-20% от общей цены лицензии.

Основным видом платежей в мировой практике являются роялти — периодические отчисления, выплачиваемые в течение срока действия договора, своеобразная форма участия лицензиара в прибыли лицензиата. Вопрос о размере процента отчислений /ставке роялти/ и о том, с чего должны взиматься эти отчисления /базе роялти/ — наиболее сложный в мировом лицензионном праве.

Вариантов выбора базы роялти может быть несколько: экономический эффект, прибыль, объем реализации в денежном выражении или натуральных показателях, стоимость перерабатываемого сырья и т.д. Можно с уверенностью утверждать, что в мировой практике наиболее широко используется в качестве базы роялти объем реализации продукции в денежном выражении, то есть объем продаж, как называют его в западной практике. Причем для того, чтобы гарантировать лицензиару надежность и стабильность платежей, используется не фактическая продажная цена продукции, а средняя цена, действующая в данный момент на данном товарном рынке. Для сырьевых товаров это биржевая котировка, для прочих — справочные индексы цен, периодически публикуемые зарубежными конъюнктурными изданиями.

Это интересно:  Налоговый вычет при покупке квартиры

Почему же редко в качестве базы роялти используется прибыль? Прибыль зависит от многих факторов. Снизить ее могут вроде бы «мелочи», например, такие, как неудачная рекламная кампания. Или неверно выбранный товарный знак. Скажем, провал товарного знака «ЭДСЕЛ» обошелся фирме Генри Форда в 250 млн. долларов. Кроме того, на прибыль влияют обоснованная ценовая политика, верно сегментированный рынок, правильный выбор каналов сбыта и т.д.

Именно поэтому продавец лицензии в мировой практике надежно защищается от возможных маркетинговых ошибок ее покупателя. Вариант расчета исходя из прибыли гораздо более выгоден для покупателей. Владельцу патента выгодней в качестве базы роялти брать объем сбыта продукции или установить минимальный фиксированный платеж — конкретную сумму, отчисляемую с каждой единицы произведенной или проданной продукции. Не меньшее количество факторов влияет на ставку /процент/ роялти. Это прежде всего объем патентной охраны, качество составления формулы изобретения. Мировой опыт говорит , что наибольшие ставки роялти достигались при продаже лицензий на изобретения, надежно защищенные целым блоком патентов./до 30% ежегодных отчислений/. Напротив, лицензия на ноу-хау автоматически снижает ставку роялти, так как сохранить незапатентованную информацию крайне трудно, особенно, когда речь идет не о технологическом процессе, особенно химическом, а, например, о механическом устройстве. В последнем случае беспатентная лицензия, как правило, лишь дополняет патентную.

На ставку роялти влияет вид лицензионного договора. Естественно, самая дорогая — полная лицензия, а также исключительная, а наиболее дешевая — простая, и сроки — чем больше срок, тем ниже ставка роялти.

Возможность контролировать выпуск продукции по лицензии также влияет на ставку роялти. В тех случаях, когда контроль затруднен /химическое или фармацевтическое производство, изготовление комплектующих для последующей сборки на стороне/ ставка автоматически повышается. Например, если для лицензий на машины и оборудование средняя ставка роялти составляет 5-7% от объема продаж, то для химического производства она составляет до 10-12%. Ставка роялти также зависит от того, какими сериями выпускается продукция, т. е. для таких областей, как самолетостроение и т.п. ставка выше, чем в легкой промышленности. Существуют сводные таблица по средним ставкам роялти, применяемым в различных отраслях промышленности. Однако, в связи с тем, что на ставку влияет целый ряд причин в каждом конкретном случае она может довольно существенно отличаться от средней.

Выбор лицензионных платежей

В противоположность мировой практике паушальный платеж в наших условиях может быть увеличен до 30 или даже 50% от расчетной цены лицензии. Однако ограничиваться только паушальным платежом /такая практика может сейчас получить распространение/ не следует. Он не отражает действительной стоимости изобретения, явно невыгоден лицензиару при существенном расширении объема использования лицензии.

Необходимо дополнить паушальный платеж роялти. В ходе переговоров стороны должны прежде всего определить базу роялти, а затем ставку роялти. В условиях нашей инфляции, непредсказуемых изменений в налоговом законодательстве, ставка роялти должна быть обязательно плавающей. В условиях лицензионного соглашения необходимо предусмотреть возможность изменения ставки роялти или ее индексацию в зависимости от темпов инфляции рубля. Бесспорно также и то, что до укрепления рубля как платежной единицы, широкое распространение получат бартерные лицензионные соглашения и платежи сырьем, комплектующими и т.п.

Вот разбор некоторых типичных ошибок при заключении лицензионного договора. Чаще всего встречаются попытки уйти от паушального платежа. Такой прием помогает бесплатно получить необходимую техническую документацию. Чтобы избежать этой ситуации удобно предложить партнеру формулировку пункта соглашения: «Платеж при передаче документации».

Вообще говоря, очень важно введение в практику внутреннего лицензирования опционных соглашений, поскольку именно эта юридическая форма позволяет сторонам предварительно ознакомиться с материалами изобретения до его патентования, избежать обмана изобретателя в ходе предварительных переговоров.

С большой осторожностью надо относиться к передаче партнеру технической документации. Этого не следует делать без предварительного заключения соглашения о конфиденциальности. Сторона, получившая документацию для ознакомления, не несет никаких правовых обязательств, если не подписан договор о конфиденциальности. До заключения такого договора может быть передана только реклама, не раскрывающая сущности изобретения или ноу-хау.

Окончательная передача документации лицензиату должна быть осуществлена только после поступления в банк на счет лицензиара единовременного платежа, что должно быть соответственно оговорено в лицензионном соглашении.

Наблюдения показывают, что иностранные фирмы предпочитают приобретать у нас исключительные лицензии, тем самым они в течение срока действия договора ограничивают продвижение продукции патентовладельца на рынок. Именно в таких соглашениях нередко отсутствует пункт о минимальных гарантированных платежах ежегодных. Такое происходит, как правило, когда цель покупки исключительной лицензии — заблокировать производство конкурирующей продукции. В этом случае целесообразно оговаривать минимальные ежегодные гарантированные платежи независимо от объема продаж.

Платежи роялти предпочтительны при крупных объемах производства продукции по лицензии. Поэтому в этом случае крайне нежелательно ограничиваться только паушальным платежом, так как цена лицензии может свестись к плате за получение технической документации.

Наилучшим вариантом является включение в договор всех трех видов платежей: паушального, минимального фиксированного отчисления, роялти.

Иные договоры и соглашения, сопутствующие лицензионной сделке

Недопустимо смешение различных договоров в одном документе. На практике, однако, такие случаи встречаются достаточно часто. Лицензионное соглашение часто смешивается с контрактами о лизинге, инжиниринге, опционным договором и др., а также с договором о сотрудничестве. В таких «смешанных» договорах, как правило, отсутствуют самые важные пункты: права сторон на реализацию продукции в третьих странах, виды и размеры платежей, которые подменяются условиями о финансовых обязательствах.

Дадим краткую характеристику указанных видов соглашений.

Опционное соглашение заключается с целью передачи образца продукции, содержащего изобретение, другой фирме для анализа и исследования как самого образца, его свойств и качеств, так и маркетинга рынков его сбыта. Типовое опционное соглашение содержит части: «Преамбула», «Предмет лицензии», «Область применения», «Сроки исследования», «Условия передачи технической информации», «Платежи» и т.д.

Инжиниринг — предоставление определенного рода услуг фирмой-консультантом фирме-клиенту при строительстве или освоении промышленных или иных объектов. Это могут быть разного рода консультации, связанные с разработкой проекта, составлением технологических схем, выбором оптимальных вариантов строительства, поставками оборудования, машин и материалов, пуском объекта в эксплуатацию и надзором за его работой. Полный цикл инжиниринга состоит из следующих этапов:

исследование маркетинговой целесообразности проекта;

изучение технической возможности его реализации;

составление предварительного проекта с ориентировочной привязкой его к местности;

составление рабочего проекта и подготовка торгов на оборудование;

оценка поступивших на торги предложений;

составление инженерно-строительных проектов под выбранное в результате торгов оборудование;

подготовка торгов на инженерно-строительные работы;

оценка поступивших предложений;

координация инженерно-строительных работ, поставок и монтажа;

помощи в подготовке обслуживающего персонала заказчика;

пуск предприятия или иного объекта в эксплуатацию и сдача заказчику «под ключ»;

наблюдения и консультации во время эксплуатации объекта после сдачи. Из-за большой сложности полного цикла далеко не все фирмы берут на себя все эти услуги.

Лизинг — это по существу договор аренды оборудования. При этом если предлагается для сдачи в лизинг оборудование, содержащее ноу-хау, необходимо учитывать цену ноу-хау при заключении договора о лизинге, лучше всего путем продажи беспатентной лицензии. Договор о лизинге в случае, если оборудование содержит ноу-хау, должен содержать условие, гарантирующее сохранение тайны использования ноу-хау.

Регистрация лицензионного договора

Согласно Патентному Закону РФ договоры о переуступке патентных прав и прав на использование изобретений /лицензионные договоры/ регистрируются в Патентном Ведомстве РФ.

В комплект документов, необходимых для регистрации договора входят:

заявление патентообладателя с просьбой о регистрации договора /в случае, если патентообладателей несколько, оно должно быть подписано всеми без исключения, допускается подписание этого заявления одним или несколькими патентообладателями, но в этом случае от остальных должна быть получена официально доверенность на совершение данного конкретного действия/;

оригинал охранного документа или решения о его выдаче;

копия регистрируемого лицензионного договора или выписка из него. В выписке должны быть приведены все основные составляющие договора. Финансовые стороны договора не являются необходимыми для регистрации. Выписка из договора должна быть заверена нотариально. Если договор был заключен и зарегистрирован до того, как был получен патент, патентообладатель должен будет после его получения еще раз обратиться в Роспатент, для того, чтобы зафиксировать на нем дату регистрации и регистрационный номер договора;

квитанции об уплате пошлины.

Как видно, нельзя заключить правомерную лицензионную сделку, пока не получено хотя бы решение о выдаче охранного документа. Вышеприведенный порядок регистрации лицензионного договора касается только патентной лицензии. В этом случае Роспатент, произведя регистрацию, подтверждает таким образом правомерность заключения сделки и действительность заключенного договора. Это еще раз подтверждает большую правовую «надежность» патентной лицензии по сравнению с беспатентной.

Существует также так называемся беспатентная лицензия, которая относится уже не к области патентного права. При продаже лицензии на ноу-хау действует не патентная монополия, а «монополия секретности», сохраняемая за владельцем ноу-хау,

На практике под ноу-хау понимаются технические знания, опыт, секреты производства, необходимые для реализации предмета лицензий. К ноу-хау относятся и техническое решения, выполненные на уровне изобретений, которые в силу ряда причин не были запатентованы в какой-либо стране или же вообще непатентоспособны по законам данной страны.

Первоначально в лицензионные соглашения включались условия предусматривающие передачу покупателю технических знаний и опыта /ноу-хау/, являющихся производственным секретом продавца, необходимых только для реализации права на использование изобретения. Однако, с развитием техники значение передачи этой информации возросло до такой степени, что ноу-хау превратилось в самостоятельный объект лицензионных сделок /беспатентных лицензий/ и эти лицензионные договоры стали основной формой правовой формой оказания технической помощи.

Понятие ноу-хау имеет чрезвычайно широкое содержание, оно может охватывать всевозможную техническую и иную информацию, необходимую для производства какого-либо изделия, и представляет собой определенную экономическую ценность.

Одним из основных признаков ноу-хау следует считать элемент секретности информации и документации.

Передача, обмен ноу-хау происходят на основе лицензионных договоров. Повышается роль ноу-хау в качестве предмета лицензионных соглашений. При этом количество лицензий на ноу-хау значительно возрастает по сравнению с чисто патентными лицензиями. Первое место /более 50%/ занимают патентные лицензии с одновременной передачей ноу-хау и оказанием технической помощи в налаживании производства. Второе место /около 30%/ -лицензии на ноу-хау и третье — чисто патентные лицензии, не предусматривающие передачу ноу-хау. Это объясняется, в частности, тем, что при современном уровне развития техники освоение большинства изобретений без предоставления ноу-хау либо практически невозможно, либо ведет к большим непроизводительным затратам.

Следует отметить, что ноу-хау не пользуются такой правовой охраной как изобретения, промышленные образцы и товарные знаки. Поэтому обеспечение прав на ноу-хау заинтересованных лиц зависит прежде всего от правильно и четко сформулированных положений в договоре, а также от применения в случае необходимости мер юридической защиты на основе правил о недобросовестной конкуренции и других норм национального законодательства. Таким образом, договор между сторонами имеет решающее значение.

Особенность договора о передаче ноу-хау заключается в том, что обе договаривающиеся стороны, заключающие соглашение, подвергаются определенному риску. Когда продавец предоставляет ноу-хау, он раскрывает принадлежащий ему секрет производства. Не исключено, что покупатель в будущем раскроет этот секрет третьим лицам, и продавец потеряет преимущества, которые имел перед конкурентами. То же самое относится и к покупателю. Он не может знать, на какой период времени ноу-хау сохранит свою экономическую и техническую ценность при быстром развитии науки и техники. Если эта ценность будет утрачена, продавец не получит полностью вознаграждение за передачу ноу-хау, которое выплачивается ему по частям, а покупатель не получит ожидаемой прибыли и, возможно, даже не возместит понесенных расходов.

Обычно составлению договора предшествуют переговоры, касающиеся области применения ноу-хау и длительности обязательств сторон.

При приобретении лицензии на ноу-хау лицензиар боится раскрыть ноу-хау до заключения договора, опасаясь, что лицензиат воспользуется полученной информацией и откажется от подписания договора. С другой стороны, лицензиат опасается, что секретом уже владеют или в ближайшее время будут владеть конкуренты, и он не получит экономические преимущества, на которые рассчитывает.

Поэтому на практике применяется заключение опционного соглашения, по которому лицензиат обязуется не сообщать, не разглашать, не использовать до момента заключения лицензионного договора сведений, полученных от лицензиара и имеющих конфиденциальный характер. Лицензиар обязуется в течение этого же времени не вести переговоры с другими потенциальными покупателями. Кроме того, при заключении опционного соглашения устанавливаются основные условия возможного лицензионного договора.

По лицензионному договору о передаче ноу-хау лицензиату предоставляется право на использование секретов производства и опыта, не запатентованных их владельцами.

В лицензионной практике наиболее типичным является соглашение, по которому покупателю лицензии предоставляется право на использование запатентованного изобретения с одновременной передачей технической документации и технического опыта.

Договором определяются предмет сделки, его цена, срок действия, время и место исполнения договора, права и обязанности сторон /включая передачу, прием, платежи и сроки/, ответственность сторон в случае невыполнения обязательств, основания для освобождения от ответственности или прекращения действия договора.

В предмете договора определяются и описываются точно и недвусмысленно все права и сведения, которые предоставляются, объем этих прав, порядок и условия их передачи и использования.

В договор включается условие о неразглашении ноу-хау как в период срока действия договора, так и после его окончания, что должно гарантироваться лицензиатом. Часто в соглашениях оговаривается порядок ознакомления сотрудников лицензиата с ноу-хау во избежание разглашения.

Наиболее характерным условием в лицензионных соглашениях, ограничивающим лицензиата в использовании ноу-хау, является обязанность:

не передавать приобретенные знания и опыт третьей стороне в течение срока действия соглашения и в среднем до 5 лет после окончания срока его действия;

указывать в рекламных документах или на выпускаемой продукции, что она изготовлена по лицензии другой фирмы,

не предоставлять сублицензий на ноу-хау, так как это может повлечь его утрату.

Передача прав на программный продукт по лицензионному договору

«Российский налоговый курьер», N 24, 2003

В сделках по передаче прав на тиражирование и распространение программных продуктов участвуют две стороны. Одна сторона (правообладатель) передает права, другая (пользователь) их принимает. Отражение передачи этих прав по лицензионным договорам в бухгалтерском и налоговом учете как правообладателя, так и пользователя рассматривается в этой статье.

Рассматривая объекты авторских прав, нужно учитывать, что применительно к ним существуют имущественные и личные неимущественные права.

  • право авторства;
  • право на имя, или право определять форму указания имени автора;
  • право на неприкосновенность (целостность);
  • право на обнародование программного продукта.
  • воспроизведение программного продукта (полное или частичное) в любой форме, любыми способами;
  • распространение программного продукта;
  • модификацию программного продукта, в том числе его перевод с одного языка на другой;
  • иное его использование.

Таким образом, исключительное имущественное право может принадлежать как автору, так и иному правообладателю.

Автор (правообладатель) программного продукта может передать права на его тиражирование и распространение. Чаще всего такие права передаются по лицензионному договору.

По лицензионному договору правообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на тиражирование и распространение программного продукта в объеме, предусмотренном договором (на определенный срок, на определенной территории) другому лицу (лицензиату). Последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару предусмотренные договором платежи, осуществлять иные действия, предусмотренные договором.

Таким образом, по лицензионному договору автор (правообладатель) передает право на использование программного продукта.

Это интересно:  Права прокурора в гражданском процессе

При исключительной лицензии лицензиату передается право на тиражирование и распространение программного продукта на определенной территории и на оговоренный конкретный срок. При этом за лицензиаром сохраняется право на тиражирование и распространение программного продукта на остальной территории. При неисключительной лицензии лицензиар сохраняет за собой рассматриваемое право на любой территории (в том числе и той территории, на которой право на тиражирование и распространение программного продукта передается лицензиату по договору), а также право на предоставление лицензии третьим лицам.

Лицензионный договор может предусматривать внесение пользователем:

  • разового платежа;
  • периодических платежей (роялти) в течение срока договора;
  • как разового, так и периодических платежей.

Учет у правообладателя

У российской организации — правообладателя отражение операции по передаче прав на тиражирование и распространение программного продукта зависит от того, передает ли она права пользователю для использования данного продукта на территории России либо иностранному партнеру для использования за пределами России.

Права используются на территории России

Налог на прибыль. Для целей исчисления налога на прибыль исключительное право автора или иного правообладателя на использование программы для ЭВМ относится к нематериальным активам (п.3 ст.257 НК РФ). Так как по лицензионному договору передается право на использование программного продукта при сохранении правообладателем исключительного права, здесь не происходит передачи нематериального актива.

Доходы от предоставления прав на тиражирование и распространение программного продукта включаются в состав внереализационных, если такие доходы не определяются налогоплательщиком в порядке, установленном ст.249 НК РФ (п.5 ст.250 НК РФ). То есть если налогоплательщик не учитывает их как доходы от реализации.

Момент признания доходов зависит от метода признания доходов и расходов, выбранного автором (правообладателем). Если это кассовый метод, то датой получения дохода (как от реализации, так и внереализационного) признается день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу (п.2 ст.273 НК РФ).

Дата признания дохода при методе начисления зависит от того, как были учтены доходы от представления прав на использование программного продукта. Если они были признаны внереализационными доходами, этой датой является одна из следующих дат (пп.3 п.4 ст.271 НК РФ):

  • день осуществления расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров;
  • день предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов;
  • последний день отчетного (налогового) периода.

При этом разовый платеж признается равномерно в течение срока действия лицензионного договора.

Если же это доходы от реализации, разовый платеж признается равномерно в течение срока действия лицензионного договора на последний день месяца или квартала (п.2 ст.271 НК РФ). Доход в виде периодических платежей признается в том отчетном периоде, в котором они имели место (п.1 ст.271 НК РФ). Обычно это последний день месяца или квартала.

Несмотря на то что автор (правообладатель) передал по лицензионному договору право на использование программного продукта, он продолжает использовать его в своей производственной деятельности. Значит, амортизация по такому продукту в целях налогообложения учитывается в составе расходов, связанных с производством и реализацией.

Налог на добавленную стоимость. Передача имущественных прав на территории России является объектом налогообложения по НДС (пп.1 п.1 ст.146 НК РФ). С получаемых сумм автор (правообладатель) должен заплатить в бюджет НДС по ставке 20/120, что установлено п.4 ст.164 Кодекса.

В бухгалтерском учете к нематериальным активам, в частности, относится исключительное авторское право на программы для ЭВМ или базы данных (п.4 ПБУ 14/2000).

Как уже было отмечено выше, личные неимущественные авторские права в случае передачи прав на использование программного продукта сохраняются за автором.

Нематериальные активы, предоставленные правообладателем в пользование пользователю, при сохранении правообладателем исключительных прав на программный продукт в учете правообладателя не списываются, а подлежат обособленному отражению (п.25 ПБУ 14/2000).

Таким образом, программный продукт — нематериальный актив с баланса организации-правообладателя не списывается, а подлежит обособленному учету на счете 04 «Нематериальные активы» субсчет «Нематериальные активы, права по которым переданы по лицензионным договорам».

При использовании программного продукта в своей производственной деятельности амортизацию по нематериальным активам начисляет правообладатель (п.25 ПБУ 14/2000). В бухучете амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются либо путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов», либо путем уменьшения первоначальной стоимости объекта (п.21 ПБУ 14/2000).

А если предоставление за плату прав на использование программного продукта является предметом деятельности правообладателя? Тогда платежи по лицензионным договорам (разовый, периодические) являются доходами от обычных видов деятельности (п.5 ПБУ 9/99). В этом случае и разовый платеж, и периодические платежи (роялти) в бухучете правообладателя отражаются на счете 90 «Продажи».

Если же этот вид деятельности для правообладателя не является обычным, доходы признаются операционными и отражаются на счете 91.1 «Прочие доходы».

Обратите внимание: лицензионные платежи за пользование объектами интеллектуальной собственности (когда это не является предметом деятельности организации) признаются в бухучете исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности и условий соответствующего договора. На это указывает п.15 ПБУ 9/99. Таким образом, если предоставление за плату прав на использование программного продукта не является предметом деятельности правообладателя, разовый платеж отражается как доходы будущих периодов.

Для признания в бухучете доходов от предоставления за плату прав на тиражирование и распространение программного продукта должны быть соблюдены следующие условия, предусмотренные п.12 ПБУ 9/99:

  • правообладатель имеет право на получение дохода, вытекающее из конкретного договора;
  • сумма дохода может быть определена;
  • имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод правообладателя.

При этом ООО «Альфа» продолжает использовать этот программный продукт в своей производственной деятельности на остальной территории России.

В соответствии с учетной политикой ООО «Альфа» амортизационные отчисления по нематериальным активам и в налоговом, и в бухгалтерском учете начисляются линейным способом. В бухучете они отражаются путем уменьшения первоначальной стоимости актива. Доходы и расходы в налоговом учете признаются по методу начисления.

Передача исключительных прав является для ООО «Альфа» обычным видом деятельности.

В бухгалтерском учете ООО «Альфа» сделаны следующие проводки:

1 сентября 2003 г.

Дебет 04 субсчет «НМА, права по которым переданы по лицензионным договорам» Кредит 04

  • 180 000 руб. — право на программный продукт учитывается на счете 04 обособленно;

Дебет 51 Кредит 76

  • 144 000 руб. — получен разовый платеж;

Дебет 76 Кредит 90-1

  • 144 000 руб. — учтена выручка от реализации прав на сумму разового платежа;

Дебет 90-3 Кредит 68

  • 24 000 руб. (144 000 руб. х 20/120) — начислен НДС;

ежемесячно в течение двух лет

Дебет 51 Кредит 76

  • 12 000 руб. — получена сумма роялти за месяц;

Дебет 76 Кредит 90-1

  • 12 000 руб. — на сумму роялти признан доход по лицензионному договору за месяц;

Дебет 90-3 Кредит 68

  • 2000 руб. (12 000 руб. х 20/120) — начислен НДС;

Дебет 20 Кредит 04

  • 3000 руб. (180 000 руб. : (5 х 12)) — начислена амортизация по программному продукту;

Дебет 90-2 Кредит 20

  • 3000 руб. — списание суммы амортизации;

Дебет 90-9 Кредит 99

  • 127 000 руб. (144 000 руб. — 24 000 руб. + 12 000 руб. — 2000 руб. — 3000 руб.) — отражена прибыль за сентябрь, прибыль за остальные месяцы составит 7000 руб. (12 000 руб. — 2000 руб. + 3000 руб.);

по окончании срока действия лицензионного договора

Дебет 04 Кредит 04 субсчет «НМА, права по которым переданы по лицензионным договорам»

  • 180 000 руб. — право на программный продукт переведено с обособленного учета.

Права используются за пределами России

Налог на добавленную стоимость. Местом реализации услуг по передаче в собственность или переуступке патентов, лицензий, торговых марок, авторских прав или иных аналогичных прав признается территория РФ, в случае если покупатель услуг осуществляет деятельность на ее территории (пп.4 п.1 ст.148).

Местом осуществления деятельности покупателя считается Россия в случае его фактического присутствия на ее территории на основе государственной регистрации организации или индивидуального предпринимателя, а при отсутствии — на основании места, указанного в учредительных документах организации, места управления организации, места нахождения ее постоянно действующего исполнительного органа или постоянного представительства (если работы выполнены, услуги оказаны через такое представительство), места жительства физического лица.

Таким образом, налог уплачивается, если указанные услуги оказываются иностранным лицам, официально зарегистрированным в России либо имеющим в ней постоянное представительство.

Если приобретатель названных услуг не соответствует этим критериям, то местом реализации таких услуг территория России не признается и НДС не взимается. Суммы налога, уплаченные при приобретении товаров (работ, услуг), используемых для операций по реализации услуг, местом реализации которых не признается территория России, учитываются в стоимости таких услуг (пп.2 п.2 ст.170 НК РФ).

Для подтверждения места оказания услуг за пределами России российским налогоплательщикам следует представить:

  • контракт, заключенный с иностранными лицами;
  • документы, подтверждающие факт оказания услуг.

Налог на прибыль. Если правообладатель передает права на тиражирование и распространение программного продукта на территории за пределами РФ, пользователь — иностранная организация может удержать из дохода от передачи прав налоги в соответствии с законодательством этого иностранного государства.

В этом случае следует учитывать, что суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств российской организацией, засчитываются при уплате ею налога в России. Размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами России, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате этой организацией в России (п.3 ст.311 НК РФ).

Зачет производится при условии представления налогоплательщиком документа, подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами России. Для налогов, уплаченных самой организацией, этот документ должен быть заверен налоговым органом соответствующего иностранного государства. А для налогов, удержанных налоговыми агентами в соответствии с законодательством иностранных государств или международным договором, достаточно подтверждения налогового агента.

Бухгалтерский учет. У правообладателя, как мы уже говорили, прибыль от передачи прав возникает в течение всего срока по договору. В то же время иностранный партнер удерживает налог из суммы, подлежащей перечислению правообладателю, единовременно. Таким образом, получается, что правообладатель уплачивает налог в отчетном периоде с опережением, на сумму, большую, чем по данным бухучета. А в следующем за отчетным и в последующих отчетных периодах сумма налога на прибыль, которую необходимо уплатить в бюджет, будет уже меньше, чем по данным бухучета. Ведь налоговое законодательство РФ допускает зачет налога.

Следовательно, в рассматриваемом случае мы имеем дело с вычитаемой временной разницей. Ею может быть излишне уплаченный налог, который будет принят к зачету при формировании налогооблагаемой прибыли в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Об этом говорится в п.11 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 , утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

Вычитаемая временная разница приводит к возникновению отложенного налогового актива (п.14 ПБУ 18/02).

Отложенный налоговый актив в бухгалтерском учете отражается по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по налогу на прибыль».

В последующих отчетных периодах погашение отложенного налогового актива отражается в бухгалтерском учете обратной проводкой по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» в корреспонденции со счетом 09.

Передача исключительных прав на программный продукт не является для ЗАО «Матра» обычным видом деятельности.

В соответствии с учетной политикой ЗАО «Матра» амортизационные отчисления по нематериальным активам и в налоговом, и в бухгалтерском учете начисляются линейным способом. В бухучете они отражаются путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете. Доходы и расходы в налоговом учете признаются по методу начисления.

В бухгалтерском учете ЗАО «Матра» сделаны следующие проводки:

2 сентября 2003 г.

Дебет 04 субсчет «НМА, права по которым переданы по лицензионным договорам» Кредит 04

  • 864 000 руб. — право на программный продукт учитывается на счете 04 обособленно;

Дебет 76 Кредит 98-1

  • 1 681 700 руб. (50 000 EUR х 33,634 руб/EUR) — отражено единовременное вознаграждение в качестве доходов будущих периодов;

Дебет 68 Кредит 76

  • 168 170 руб. (50 000 EUR х 10% х 33,634 руб/EUR) — показана сумма налога, удержанная пользователем — налоговым агентом;

Дебет 52 Кредит 76

  • 1 513 530 руб. ((50 000 EUR — 50 000 EUR х 10%) EUR х 33,634 руб/EUR) — получены денежные средства по лицензионному договору за минусом удержанного налога;

Дебет 09 Кредит 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль»

  • 168 170 руб. — отражена сумма отложенного налогового актива;

ежемесячно в течение четырех лет

Дебет 98-1 Кредит 91-1

  • 35 035 руб. (1 681 700 руб. : (4 х 12)) — часть доходов будущих периодов признана в составе доходов отчетного периода;

ежемесячно в течение шести лет

Дебет 20 Кредит 05

  • 12 000 руб. (864 000 руб. : (6 х 12)) — начислена амортизация по нематериальному активу.

ежемесячно в течение 20 месяцев

Дебет 68 Кредит 09

  • 8408,5 руб. — погашена часть отложенного налогового актива;

по окончании срока действия лицензионного договора

Дебет 04 Кредит 04 субсчет «НМА, права по которым переданы по лицензионным договорам»

  • 864 000 руб. — право на программный продукт переведено с обособленного учета.

Учет у пользователя

Рассмотрим учет у пользователя — российской организации в двух случаях: правообладатель — российская организация и правообладатель — иностранное юридическое лицо.

Правообладатель — российская организация

Налог на прибыль. В налоговом учете пользователя расходы по приобретению права на использование программного продукта по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям) подлежат включению в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией (пп.26 п.1 ст.264 НК РФ).

Согласно п.1 ст.272 Кодекса при методе начисления расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникают исходя из условий сделок. Если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), налогоплательщик распределяет расходы самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.

Таким образом, сумма разового платежа за приобретение права на тиражирование и распространение программного продукта в целях налогообложения учитывается пользователем в составе расходов, связанных с производством и реализацией, в течение всего срока действия договора на последний день месяца или квартала (п.1 и пп.3 п.7 ст.272 НК РФ).

Периодический платеж признается полностью в том отчетном периоде, к которому относится на дату расчетов в соответствии с условиями заключенного договора, или на дату предъявления пользователю документов, служащих основанием для произведения расчетов, или на последний день отчетного (налогового) периода (п.1 и пп.3 п.7 ст.272 НК РФ).

При кассовом методе расходы признаются полностью после их фактической оплаты в порядке, установленном в ст.273 Кодекса.

Налог на добавленную стоимость. Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со ст.166 НК РФ, на установленные ст.171 Кодекса налоговые вычеты.

Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг) на территории России в отношении товаров (работ, услуг), приобретаемых для операций, признаваемых объектами налогообложения, или для перепродажи (п.2 ст.171 НК РФ).

Налоговые вычеты производятся после принятия на учет товаров (работ, услуг) на основании счетов-фактур, выставленных продавцами и документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога (п.1 ст.172 НК РФ).

Таким образом, согласно указанным нормам Кодекса налоговые вычеты по приобретенным товарам (работам, услугам) производятся при выполнении ряда условий. А именно:

  • фактической оплаты товаров (работ, услуг);
  • наличия счета-фактуры;
  • принятия товаров (работ, услуг) на учет;
  • использования их для операций, признаваемых объектом налогообложения.
Это интересно:  Экологическое право

При соблюдении этих условий пользователь вправе вычесть весь НДС, приходящийся на сумму разового платежа. По периодическим платежам вычет НДС производится каждый раз после уплаты такого платежа.

Бухгалтерский учет. Как уже отмечалось, приобретение прав на тиражирование и распространение программного продукта не влечет за собой передачу неимущественных авторских прав. Поэтому в учете пользователя право на использование данного продукта учитывается на забалансовом счете в оценке, принятой в договоре (п.26 ПБУ 14/2000). Для этого пользователь в своем рабочем плане счетов может предусмотреть счет 012 «Права, полученные по лицензионным договорам».

При этом платежи за предоставленное право на тиражирование и распространение программного продукта, в виде периодических платежей, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются пользователем в расходы отчетного периода. Что же касается разового платежа, то он в бухучете пользователя первоначально отражается как расходы будущих периодов, а затем подлежит списанию в течение срока действия договора (п.26 ПБУ 14/2000).

В бухгалтерском учете пользователя — ЗАО «Бета» сделаны следующие проводки:

1 сентября 2003 г.

Дебет 012 «Права, полученные по лицензионным договорам»

  • 180 000 руб. — право на программный продукт учитывается на забалансовом счете;

Дебет 76 Кредит 51

  • 144 000 руб. — перечислен разовый платеж;

Дебет 97 Кредит 76

  • 120 000 руб. — отражена сумма разового платежа в качестве расходов будущих периодов;

Дебет 19 Кредит 76

  • 24 000 руб. — отражена сумма НДС;

дебет 68 Кредит 19

  • 24 000 руб. — принята к вычету сумма НДС;

ежемесячно в течение двух лет

Дебет 76 Кредит 51

  • 12 000 руб. — перечислена сумма роялти за месяц;

Дебет 20 Кредит 76

  • 10 000 руб. — отражена сумма роялти в расходах отчетного периода;

Дебет 19 Кредит 76

  • 2000 руб. — отражена сумма НДС;

Дебет 68 Кредит 19

  • 2000 руб. — принята к вычету сумма НДС;

Дебет 20 Кредит 97

  • 5000 руб. (120 000 руб. : (2 х 12)) — списана часть разового платежа, приходящаяся на месяц;

по окончании срока действия лицензионного договора

Кредит 012 «Права, полученные по лицензионным договорам

  • 180 000 руб. — право на программный продукт снято с забалансового учета.

Правообладатель — иностранное юрлицо

Налог на добавленную стоимость. Предположим, российская организация, осуществляющая свою деятельность на территории России, приобретает право на тиражирование и распространение программного продукта у иностранной организации, не состоящей на учете в налоговых органах РФ. В таком случае эта российская организация признается налоговым агентом. Налоговые агенты обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога. Причем вне зависимости от того, исполняют ли они обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога, и иные обязанности, установленные гл.21 НК РФ. Об этом гласит п.2 ст.161 Кодекса. Налог удерживается налоговым агентом по ставке 20/120 (п.4 ст.164 НК РФ).

Налог на прибыль. Помимо НДС у российской организации может возникнуть необходимость удержать из выплат правообладателю налог на прибыль с дохода, полученного иностранной организацией от источников в России. Налог на прибыль удерживается по ставке 20% (п.1 ст.310 НК РФ).

Исчисление и удержание налога на прибыль не производится в случае выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) освобождены от налогообложения в России. Но здесь есть одно условие. Иностранная организация должна предъявить налоговому агенту подтверждение того, что она имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Россия подписала и ратифицировала международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Данное подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства (пп.4 п.2 ст.310 и п.1 ст.312 НК РФ).

ООО «Ютта» использует программный продукт при оказании услуг по основной деятельности.

В учете ООО «Ютта» сделаны проводки:

3 сентября 2003 г.

Дебет 76 Кредит 68

  • 383 034 руб. (48 000 англ. ф. ст. х 20/120 х 47,8792 руб/англ. ф. ст.) — удержан НДС, подлежащий уплате в бюджет;

Дебет 76 Кредит 52

  • 1 915 168 руб. ((48 000 англ. ф. ст. — 48 000 англ. ф. ст. х 20/120)) х 47,8792 руб/англ. ф. ст.) — перечислена стоимость прав за минусом удержанного НДС;

Дебет 012 «Права, полученные по лицензионным договорам»

  • 1 915 168 руб. — право на тиражирование и распространение программного продукта учтено за балансом;

Дебет 68 Кредит 51

  • 383 034 руб. — удержанный НДС перечислен в бюджет;

Дебет 97 Кредит 76

  • 1 915 168 руб. — расходы по лицензионному договору учтены в составе расходов будущих периодов;

Дебет 19 Кредит 76

  • 383 034 руб. — отражена сумма НДС, удержанная из дохода правообладателя;

Дебет 68 Кредит 19

  • 383 034 руб. — принята к вычету сумма НДС, удержанная из дохода правообладателя;

10 сентября 2003 г.

Дебет 97 Кредит 60

  • 20 000 руб. — отражена сумма расходов по модификации;

Дебет 19 Кредит 60

  • 4000 руб. — отражена сумма НДС по расходам по модификации;

17 сентября 2003 г.

Дебет 60 Кредит 51

  • 24 000 руб. — перечислено исполнителю за работы по модификации;

Дебет 68 Кредит 19

  • 4000 руб. — принята к вычету сумма НДС по расходам по модификации;

ежемесячно в течение четырех лет

Дебет 20 Кредит 97

  • 40 316 руб. ((1 915 168 руб. + 20 000 руб.) : (4 х 12)) — расходы по приобретению права на тиражирование и распространение программного продукта и доведению его до состояния, пригодного к использованию, ежемесячно списываются на издержки основного производства;

по окончании срока действия лицензионного договора

Кредит 012 «Права, полученные по лицензионным договорам»

  • 1 915 168 руб. — право на программный продукт снято с забалансового учета.

Лицензионный договор

Понятие лицензионного договора необходимо отличать от понятия лицензии в административной сфере, где лицензия – это специальное государственное разрешение на осуществление лицензируемого вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. Виды деятельности, на которые выдаются такие лицензии, исчерпывающе определены в законодательстве и к интеллектуальной собственности не имеют никакого отношения.

В сфере интеллектуальной собственности этот термин используется в ином смысле – лицензия предполагает гражданско-правовой договор между правообладателем и пользователем, иными словами, между лицензиаром и лицензиатом. Предметом такого договора является предоставление права использования соответствующего объекта интеллектуальной собственности. Данный договор должен иметь обязательную письменную форму. Название данному виду договора дается по аналогии с иностранной лицензией.

Лицензиарами могут быть авторы и правообладатели. Авторами являются физические лица, создавшие РИД, к которым относятся объекты авторского, смежного с авторским и патентного права. Статус правообладателя определяет наличие у лица определенного объема прав. Таким образом, для возникновения такого статуса этот объем прав должен быть первоначально лицу предоставлен.

Отличие автора от правообладателя заключается в том, что у автора в силу создания им объекта права интеллектуальной собственности сразу возникают исключительные (имущественные), а для некоторых объектов, указанных выше, после осуществления государственной регистрации – личные неимущественные права.

Личные неимущественные права тесно связаны с личностью самого автора, поэтому переход их к другому лицу невозможен.

Именно исключительные (имущественные) права могут передаваться по лицензионному договору, за это другая сторона (лицензиат) выплачивает соответствующее вознаграждение. Для возмездного лицензионного договора отсутствие условия о размере вознаграждения позволяет признать договор незаключенным. Правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, к данному договору не применяются.

Исключительные права могут переходить от работника к работодателю, если работником создано произведение в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя (служебное произведение). Автор и сам может распорядиться своими имущественными правами, передав их на основании договора.

Исключительные права – это права использования, причем для каждого объекта существуют свои виды права использования. Например, как уже говорилось выше, для товарного знака и знака обслуживания – это размещение знака в рекламе, указание на товарах и т.д., для литературного произведения – право на распространение, перевод и т.п., для фонограммы – прокат, распространение и пр.

В зависимости от объема передаваемых прав существует несколько видов лицензионных договоров: исключительная и неисключительная лицензия, открытая лицензия, принудительная лицензия и др.

В лицензионном договоре устанавливаются взаимные права и обязанности сторон, определяемые нормами гражданского законодательства о сделках и договорах, срок, на который заключается лицензионный договор.

Лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме. Однако ГК РФ предусмотрены исключения из данного требования – это договоры о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных. Заключение такого договора возможно путем приобретения экземпляра произведения, на котором непосредственно или на его упаковке изложены все условия договора. Начало использования таких программ или баз данных пользователем означает согласие на заключение договора.

Причем срок использования объекта по лицензионному договору не может превышать срок действия исключительного права, определенный в Российской Федерации на РИД или на средство индивидуализации. Если при заключении лицензионного договора срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет. Действие договора прекращается в случае прекращения исключительного права, а также в предусмотренных законом случаях о договорных обязательствах.

По исключительной лицензии одному лицензиату предоставляется право на использование объекта интеллектуальной собственности в пределах прав, определенных лицензионным договором, с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не охватываемой лицензией, но без права выдачи лицензии другим лицам.

Неисключительная (или простая) лицензия предполагает предоставление лицензиату права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии другим лицам.

Если в лицензионном договоре не указано, какая лицензия предоставляется (исключительная или неисключительная), она предполагается неисключительной.

Суть открытой лицензии определена в ст. 1368 ГК РФ. Согласно п. 1 указанной статьи патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии).

Патентообладатель прибегает к открытой лицензии, если он не рассчитывает на серьезный спрос со стороны других лиц и заинтересован в снижении патентной пошлины.

В этом случае размер патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе уменьшается на 50%, начиная с года, следующего за годом публикации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений об открытой лицензии.

Условия лицензии, на которых право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть предоставлено любому лицу, сообщаются патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, который публикует за счет патентообладателя соответствующие сведения об открытой лицензии. Патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим желание использовать указанные изобретение, полезную модель или промышленный образец, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Принудительная лицензия выдается в случае неиспользования изобретения патентообладателем любому заинтересованному лицу с целью принуждения к заключению лицензионного договора. Согласно ст. 1362 ГК РФ, если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель – в течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории РФ изобретения, полезной модели или промышленного образца. В исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок и сроки платежей. Такая лицензия называется принудительной.

Предоставление принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование изобретения, относящегося к технологии полупроводников, допускается исключительно для его некоммерческого использования в государственных, общественных и иных публичных интересах или для изменения положения, которое в установленном порядке признано нарушающим требования антимонопольного законодательства РФ.

Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование им изобретения, полезной модели или промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении простой (неисключительной) лицензии и об условиях ее предоставления. Суммарный размер платежей за такую лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

Действие принудительной простой (неисключительной) лицензии может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение вновь маловероятно. В этом случае суд устанавливает срок и порядок прекращения принудительной простой (неисключительной) лицензии и возникших в связи с получением этой лицензии прав.

В содержание лицензионных договоров могут входить условия об оказании технической и иной помощи лицензиату (передача технической документации, образцов изделий, направление специалистов и т.д.). Причем условия лицензионного договора не должны нарушать нормы антимонопольного законодательства. Например, предоставляя лицензию, лицензиар не должен оговаривать цену реализации изделий, в которых будут использоваться изобретения.

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование РИД или средства индивидуализации (например, для распространения в Москве и Московской области). Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории РФ.

Если предметом договора являются объекты патентных прав или товарные знаки, то срок действия лицензионного договора ограничивается сроком действия охранных документов – патентов, свидетельств. На практике срок лицензионных договоров гораздо меньше сроков действия охранных документов.

При заключении лицензионного договора сложным вопросом является согласование размеров и порядка выплаты вознаграждения за предоставление лицензии. Стороны договора могут выбрать следующие формы платежей:

  • – единовременную (паушальную), когда стороны договариваются о выплате финансированной денежной суммы;
  • – в виде текущих отчислений (роялти) в процентном отношении к объему реализованной продукции в денежном выражении;
  • – в комбинированном виде, когда единовременно выплачивается определенная сумма сразу после заключения договора, а оставшаяся часть – в виде текущих отчислений, начиная, например, со второго года от начала реализации продукции, созданной с использованием объекта интеллектуальной собственности.

В отдельных случаях законодательством запрещено передавать права на определенные объекты интеллектуальной собственности. Это относится к наименованию места происхождения товара, которое выдается определенному субъекту и не может быть передано другому лицу, что обусловлено строгой привязкой к той местности, где этот товар производится.

Если хотя бы один из участников лицензионного договора занимает исключительное положение на рынке определенного товара, дающее ему возможность оказывать решающее влияние на конкуренцию, затруднять доступ на рынок другим субъектам или иным образом ограничивать свободу их экономической деятельности, то в лицензионный договор не могут включаться такие условия, как соглашение о ценах реализации запатентованной продукции, об обязанности лицензиата приобретать лишь у лицензиара необходимое ему сырье, материалы, комплектующие.

Статья написана по материалам сайтов: sinref.ru, wiseeconomist.ru, studme.org.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector